Можно ли продать право на повторную регистрацию торговой марки?

Дата публикации

В ходе спора о признании торговой марки недействительной, в котором принимает участие участник форума ЛІГАБізнесІнформ, одна из сторон согласилась отказаться от своих прав на торговую марку. Но вторая сторона не спешит принимать такое предложение, опасаясь того, что бывший собственник сможет снова зарегистрировать старую торговую марку. Ведь согласно ст. 22 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» никто другой, кроме прежнего собственника свидетельства, не имеет права на повторную регистрацию знака в течение трех лет после прекращения действия свидетельства в соответствии с п. 1 – 3 ст. 18 этого Закона. Для ликвидации этого риска участник форума хочет приобрести у действующего собственника торговой марки его право на повторную регистрацию торговой марки, но, как и некоторые другие форумчане, сомневается в том, что это возможно.

Позиция 1. Право на повторную регистрацию торговой марки продать можно, поскольку:

– право на повторную регистрацию является имущественным правом, поскольку не лишено экономического содержания, но при этом не является неразрывно связанным с личностью собственника;

– раз предусмотрена возможность передачи прав на саму торговую марку как объект, предназначенный для выделения товаров и услуг от товаров и услуг других лиц, то должна быть и возможность передачи прав на повторную регистрацию такой марки;

– п. 1 – 3 ст. 18 Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон об охране прав на знаки) не говорят о купле-продажи. То есть ограничения по поводу «никто другой» не касаются вопроса купли-продажи. Они защищают право бывшего собственника в иных случаях.

Позиция 2. Право на повторную регистрацию торговой марки продать нельзя, поскольку:

– о возможности продажи права на повторную регистрацию торговой марки в законодательстве ничего не указано;

– при повтором внесении сведений в Государственный реестр свидетельств на знаки для товаров и услуг (далее – Реестр) туда могут быть внесены сведения только о прежнем собственнике. Даже если он продаст право на повторную регистрацию, регистратор точно не имеет права вносить ведомости в Реестр о ком-либо ином, кроме как о прежнем собственнике;

– право повторной регистрации является публичным правом, которое заключается в требовании от регистратора совершения действий, отнесенных к его компетенции. Вместе с тем право повторной регистрации не включает право на подачу заявки, поскольку право на совершение собственных действий по подаче заявки является секундарным или составляет элемент динамической правоспособности прежнего собственника торговой марки. То есть само право на подачу заявки является правом гражданским;

– даже если умудриться продать такое право, то все равно может сработать правило ст. 22 Закона об охране прав на знаки, согласно которой никто иной, кроме бывшего собственника, не имеет права на повторную регистрацию знака.

Мнение «ПП»: Регистрация прав на знаки для товаров и услуг, в том числе повторная, и получение свидетельства на знак для товаров и услуг (далее – свидетельство) являются необходимыми этапами оформления права интеллектуальной собственности на торговую марку. Ведь согласно ст. 494 ГК приобретение права собственности на торговую марку, не имеющую международной регистрации и признанную в установленном порядке хорошо известной, удостоверяется свидетельством. С некоторыми оговорками можно утверждать, что право интеллектуальной собственности на торговую марку возникает с момента получения свидетельства, подобно тому, как согласно ст. 334 ГК права на недвижимое имущество, подлежащие регистрации, возникают после такой регистрации.

При этом, как и процедура регистрации прав на недвижимость, процедура регистрации прав на торговую марку носит публичный характер, поскольку требует привлечения государственного органа в лице Государственной службы интеллектуальной собственности для проверки возможности предоставления правовой охраны заявленной торговой марке, исходя из прав и интересов других лиц и общества в целом. Следовательно, в ходе осуществления такой регистрации диспозитивные начала гражданского права («можно все, что не запрещено») не действуют, а права и обязанности лиц, участвующих в этой процедуре, носят публичный характер.

Согласно ст. 22 Закона об охране прав на знаки только бывший собственник свидетельства, прекратившего свое действие согласно п. 1 – 3 ст. 18 Закона об охране прав на знаки, имеет право на повторную регистрацию торговой марки. Другие лица, в частности и те, кому такой собственник попытается продать или другим способом передать это право, просто не смогут им воспользоваться, поскольку в Реестре в качестве бывшего собственника свидетельства будет указано другое лицо, которому свидетельство принадлежало до момента прекращения его действия. То есть продажа бывшим собственником свидетельства права на повторную регистрацию лишена экономического и правового смысла: никто, кроме этого бывшего собственника, все равно таким правом воспользоваться не сможет.

Для того чтобы стать бывшим собственником, имеющим право на повторную регистрацию, необходимо сначала побыть собственником свидетельства до его прекращения. Для этого можно купить или другим способом получить у действующего собственника свидетельства право собственности на торговую марку и внести соответствующие изменения в Реестр в порядке, установленном приказом Минобразования от 03.08.2001 г. № 576, а также получить от продавца оригинал выданного ему свидетельства.

Причем сделать это нужно до того, как действие свидетельства будет прекращено согласно п. 1 – 3 ст. 18 Закона об охране прав на знаки, поскольку только до этого момента собственник свидетельства может пользоваться принадлежащими ему имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку, в том числе правом на ее продажу.

В противном случае необходимо будет либо отменять неудобное свидетельство путем признания его недействительным, либо возлагать на бывшего собственника обязанность не пользоваться своим правом на повторную регистрацию, как это было сделано, к примеру, в решении Соломянского райсуда г. Киева от 22.01.2013 г. № 2-90/13. Но даже надлежащее воздержание лица от использования права на повторную регистрацию может препятствовать праву других лиц на обращение с заявлением о регистрации такого же или тождественного обозначения, свидетельством чему служат, к примеру, постановления ВХСУ от 03.03.2009 г. № 20/441 и от 23.06.2009 г. № 18/536. Также, в принципе, можно заключить с бывшим собственником свидетельства договор, в соответствии с которым он после прохода повторной регистрации обязуется продать его заинтересованному лицу. Но такой вариант является достаточно рисковым и во многом зависит от желания и добропорядочности бывшего собственника свидетельства.

ВЫВОД:

Продажа права на повторную регистрацию торговой марки лишена экономического и правового смысла, поскольку воспользоваться таким правом может только бывший собственник свидетельства на знак для товаров и услуг. То есть лицо, зарегистрированное собственником свидетельства до его прекращения согласно п. 1 – 3 ст. 18 Закона об охране прав на знаки. При необходимости ликвидировать риск повторной регистрации торговой марки со стороны бывшего собственника свидетельства необходимо либо стать собственником такого свидетельства до момента его прекращения, либо пользоваться другими правовыми способами, перечисленными выше.